Виды договора уступки исключительного права

Содержание
  1. Виды договора уступки исключительного права
  2. Как оформить передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
  3. Что такое исключительное право на объект ИС
  4. Защита авторских прав Консультация юриста
  5. Что можно делать с исключительным правом
  6. Лицензионный договор — проверка, сопровождение и регистрация
  7. Объекты ИС: что можно передать по договору
  8. Регистрация договора в Роспатенте под ключ за 2 месяца
  9. Что будет, если не оформить передачу прав на ИС
  10. Консультация юриста по защите интеллектуальных прав
  11. Алгоритм передачи прав на ИС
  12. Какие виды договоров можно заключить
  13. Как работает договор об отчуждении исключительного права
  14. Регистрация сделок по передаче прав: проверим и оформим все за вас
  15. Как работает договор коммерческой концессии (франчайзинга)
  16. Франшиза без риска — услуги юристов по сопровождению сделки
  17. Как работает лицензионный договор
  18. Особенности исполнения лицензионного договора
  19. Лицензионный договор — проверка, сопровождение и регистрация
  20. Какой вид лицензионного договора можно подписать
  21. Сублицензионный договор и его особенности
  22. Принудительная лицензия и ее особенности
  23. Как работает договор авторского заказа
  24. Составим договор авторского заказа Иновации без рисков и убытков
  25. Как работает договор залога исключительных прав
  26. Коротко про передачу исключительных прав на ИС
  27. Денис Волков

Виды договора уступки исключительного права

ГК РФ Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3.1. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Источник

Как оформить передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

Ведущий юрист по интеллектуальному праву, патентный поверенный №2424

ИП из Ростова-на-Дону наладил реализацию учебных пособий для школьников, но не позаботился о правах на произведения. Об этом узнал правообладатель — компания-владелец исключительных прав. ООО пошла в суд и подала иск на 180 000 ₽ — такую запросили компенсацию на нарушение прав. Учебные пособия признали контрафактом и изъяли, на ИП составили административный протокол и привлекли к ответственности.
(Решение АС Ростовской области № А53-8475/2016 от 14.06.2016).

Чтобы ничего не нарушать, предприниматель обязан был подписать лицензионный договор. По закону так лучше делать каждому, кто хочет использовать в бизнесе чужие объекты интеллектуальной собственности (ИС). В статье мы рассказываем, что нужно знать про исключительные права, как их можно использовать в бизнесе и с помощью каких договоров можно передавать.

Что такое исключительное право на объект ИС

Исключительное право — это право единолично держать под контролем использование объектов ИС, зарабатывать на них, одобрять и препятствовать использованию другими субъектами (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Если человек или фирма владеют исключительным правом на ИС, то только они могут разрешить использование этих объектов. Нет разрешения — использование незаконно.

Редактор Д. Сидоров подготовил материал по заказу ИП Гусева и отдал ему исключительное право на текст. ИП может напечатать этот материал в газете, разместить на интернет-площадке, отправить в емейл-рассылке. Если кто-то скопирует эту статью и сделает пост у себя в соцсетях, ИП может потребовать компенсацию.

Исключительное право ≠ авторское. Автор — это физическое лицо, которое своим творческим трудом создало результат интеллектуальной деятельности. В момент создания ИС у него появляется два вида прав (ст. 1226 ГК РФ):

  1. Исключительное право — имущественное. Автор может использовать свое творение и зарабатывать на нем.
  2. Авторское право — личное неимущественное. Автор может защищать неприкосновенность произведения, требовать подписать его своим именем, требовать публикации и пр. (ст. 1255 ГК РФ).

Автору разрешено отчуждение исключительного права — это продажа интеллектуальной собственности. С авторским правом так нельзя. У него нет имущественного выражения, а значит, его нельзя продать, подарить и даже отказаться. Как от собственного имени или свободы передвижения (абз. 2 п. 2. ст. 1228 ГК РФ).

ИП купил у редактора Сидорова статью. Но опубликовать и подписать ее «Автор: ИП Гусев» нельзя — ИП присвоит авторские права себе, а это нарушение. Если по закону, то нужно подписать так — «Автор: редактор Д. Сидоров». Или вообще ничего не писать, если автор не против.

Защита авторских прав
Консультация юриста

Исключительное право не всегда принадлежит кому-то одному. Если правообладатель подписывает лицензионный договор с группой субъектов, каждый такой субъект становится лицензиатом. А значит, каждый может использовать такой объект ИС. Как именно — пишут в договоре.

ИП Гусев заключил с ООО «Пивная мера» договор франчайзинга. По нему ИП получил возможность работать под известным товарным знаком — открыть точку продажи алкогольных напитков «Пивная мера». Другие субъекты тоже заключили похожие соглашения с ООО. Каждый из них имеет право законно работать под известным брендом.

Исключительное право действует в ограниченных сроках (ст. 1230 ГК РФ). Как долго — зависит от объекта, на который возникает исключительное право. Допустим, объекты авторского права будут под полным контролем даже после смерти автора — еще 70 лет (п. 1 ст. 1281 ГК РФ). А вот объекты патентного права могут приносить доход более короткое время — всего 5–20 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ).

Что можно делать с исключительным правом

Владелец сам решает, что делать с результатами интеллектуальной деятельности: продать, подарить, сдать исключительное право в аренду. А может быть, применять в своих целях. Его можно эксплуатировать, как и любое другое имущество. Даже передать объект ИС в залог — под займ для бизнеса.

Самостоятельное использование. ИС как имущественный объект дает владельцу сразу несколько правомочий. Какие именно — определяет вид объекта. Допустим, если вы написали книгу — это произведение, объект ИС. Его можно (п. 2 ст. 1270 ГК РФ):

  • воспроизводить — изготавливать один или несколько экземпляров;
  • распространять — продавать оригиналы или правомерные копии;
  • публично демонстрировать;
  • импортировать;
  • сдавать в прокат и т.д.

ИП Гусев написал книгу «Книга «100 советов домохозяйке»». Значит, он владеет исключительным правом на нее. ИП договорился с издательством, выпустил тираж 1000 штук и наладил продажу в собственных магазинах. Он использовал 2 правомочия: воспроизведения — так как наладил тираж, и распространения — так как запустил книгу в продажу. Эти правомочия входят в состав исключительного права.

Отчуждение исключительного права. Объект разрешается продать. Или подарить, если это отношения между гражданами. Между коммерческими структурами так нельзя. Они могут подписывать только возмездные договоры об отчуждении исключительного права — только за деньги (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК). Результат заключения таких соглашений — смена правообладателя.

Аренда исключительного права. Объект можно отдать в пользование по лицензионному договору. Лицензиат «берет в аренду» право распоряжаться и зарабатывать на ИС: распространять, публично демонстрировать, извлекать прибыль и пр. Но «арендатор» не становится правообладателем, исключительное право остается у «арендодателя».

Залог исключительного права. Правообладателю разрешено заложить ИС в банке или у иного кредитора. Исключительное право в этом случае — обеспечение обязательства, гарантия возврата денег кредитору. Залог не мешает правообладателю пользоваться ИС. Можно делать с объектом что угодно, кроме отчуждения (ст. 358.18 ГК РФ).

Не всегда приобретателю переходят все права на объект. Часто правообладатель передает или продает разный объем правомочий, ограничивает использование ИС территориально. Юристы называют это «неисключительное право» — когда владелец ИС ограничивает в договоре объем прав, который передает другой стороне. До 2008 года для этого вида правоотношений существовал свой договор. Сейчас эту функцию выполняет лицензионный договор с неисключительной лицензией.

ИП Гусев купил неисключительную лицензию на книгу «100 шедевров мировой классики». По лицензионному договору ИП разрешено распространять книгу — наладить продажу. Договориться с типографией, наладить тираж, нанять переводчика и перевести книгу на другой язык ИП не может — в его лицензии нет таких полномочий.

Лицензионный договор — проверка,
сопровождение и регистрация

Объекты ИС: что можно передать по договору

По ГК РФ почти любой результат интеллектуальной деятельности может стать предметом соглашения. Конкретные объекты перечислены в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, это:

  • произведения — книги, фильмы, картины, фотографии, видеоролики, статьи, методики обучения, иной контент;
  • софт, приложения для мобильных;
  • базы данных;
  • товарные знаки;
  • объекты патентного права — изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
  • секреты производства;
  • топологии микросхем и пр.
Читайте также:  Договор согласие несовершеннолетнего на работу

Чтобы правильно распорядиться объектом, нужно знать, к какой категории он относится. Часто для полноценного перехода прав нужно относить договор в Роспатент. Тут работает простое правило: договор подлежит регистрации, если объект есть в госреестрах Роспатента (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Нужно регистрировать

Не нужно регистрировать

Можно регистрировать, но не обязательно

  • товарные знаки;
  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • селекционные достижения
  • произведения;
  • базы данных;
  • ноу-хау
  • программы для ЭВМ;
  • топологии интегральных микросхем

Софт и интегральные схемы можно регистрировать, но это право, а не обязанность — правообладатель решает самостоятельно. Когда объект прошел госрегистрацию, то и договор об отчуждении исключительного права на него тоже нужно нести в Роспатент.

ИП Гусев купил у ООО «Медиа Империя» исключительные права на книгу «Бей и беги», а с ним вместе товарный знак — им выступает название книги. Соглашение про товарный знак подлежит регистрации. А про книгу нет — потому что такого объекта нет в госреестрах.

Регистрация договора в Роспатенте
под ключ за 2 месяца

Что будет, если не оформить передачу прав на ИС

Часто предприниматели допускают ошибку — приобретают объекты ИС без договора. Например, заказывают копирайтерам тексты, дизайнерам — логотипы, а фотографам — предметную фотосъемку. Если оплачивать объекты ИС без договора, переход исключительных прав не происходит — а это большой риск для бизнеса.

Бизнес может потерять свои объекты. Без договора автор остается владельцем прав на объект. Факт передачи исходников, отправки копий на электронную почту и устные заверения не дают никаких гарантий. Автор может запретить заказчику использовать ИС, даже если тот заплатил за разработку.

ИС могут эксплуатировать третьи лица. Если автор сохраняет исключительное право, именно он продолжает им распоряжаться. Ничего не мешает копирайтеру продать свою статью повторно кому-то еще, даже если вы уже за нее заплатили и разместили у себя на сайте. Запретить конкурентам использовать этот объект не получится.

Могут потребовать компенсацию. Ничего не мешает автору потребовать с заказчика повторной оплаты. Или через время предложить выкуп прав по лицензионному договору. Доводы вроде «заказ уже оплачен» не сработают, когда оплату нельзя подтвердить договором об отчуждении исключительного права. Если откажетесь выполнить требования автора, тот может подготовить иск и взыскать до 5 млн ₽ — как ответственность за игнорирование исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ).

Максималную сумму скорее всего не назначат, но вероятность «попасть на деньги» высока.

Пример из судебной практики

Один ИП заказал у фотографа предметную съемку — для каталога одежды. В чате стороны обсудили условия, сроки и сумму гонорара. Но только не переход прав. Исполнитель отснял материал и прислал его заказчику, за что получил вознаграждение — каждый сделал обещанное.Но прошло время и фотограф написал ИП снова, попросил убрать материалы с сайта. А когда ИП проигнорировал просьбу — пошел в суд. Так как стороны не заключали договора, суд признал: ИП нарушил права фотографа. И взыскал с предпринимателя компенсацию в 300 000 ₽

Консультация юриста по защите
интеллектуальных прав

Алгоритм передачи прав на ИС

Чтобы грамотно защитить интересы сторон, переход исключительных прав оформляют в несколько этапов. Когда предприниматель игнорирует какой-то из шагов, он сильно рискует.

Проверка прав. На этапе переговоров лучше сразу выяснить — действительно ли правообладатель владеет заявленным объемом имущественных прав. Запросите исходники. Когда это текст или иллюстрация — проверьте уникальность. Если патент — проверьте запись в реестре. На сайте Роспатента есть открытые реестры товарных знаков и патентов. Если есть сомнения — попросите помощи у юриста по ИС.

Составление договора. В сети вы легко найдете шаблоны договоров, которые можно заключить с авторами. Любой из них описывает предмет, условия, способы взаиморасчетов. Если объект уже создан, лучше сразу оформлять договор об отчуждении исключительного права. С его помощью можно сразу решить, кто будет правообладателем, а не только урегулировать сроки и суммы. Хотя положения об этом можно включить и в другие соглашения.

Чтобы составить договор под себя, лучше привлечь юриста по ИС. Шаблоны тоже подойдут, если у сделки нет особенностей, а обстоятельства отношений не так важны для вас. Но нужно понимать, что шаблонный договор — скорее формальность, скорее всего он не сможет защитить в случае конфликта.

Проверка корректности суммы. Неоправданно завышенная или заниженная стоимость предмета может вызвать интерес у налоговой службы. Чтобы передача исключительных прав не привлекала лишнее внимание инспекции, лучше вместе со специалистом оценить корректность суммы в соглашении — максимально приблизить ее к рыночной.

Проверка полноты отчуждения исключительного права. Чтобы получить все правомочия исключительного права, стоит избегать неисключительных лицензий. Но на полное отчуждение пойдут далеко не все правообладатели. Если все же пойдут, дополнительно лучше уточнить: «после вступления соглашения в силу продавцу запрещено использовать, отчуждать, как-либо распоряжаться предметом договора»

Бывает, предприниматели допускают ошибку — не уточняют, на какой объект произошла передача исключительных прав. Просто пишут «…создает 85 фотографий…» или «…предмет соглашения — логотип». Такие размытые формулировки — большой риск. Если дело дойдет до спора, суд не сможет понять, о чем именно речь. Поэтому лучший способ обезопасить себя — подкрепить договор приложениями, где наглядно изобразить объекты: текст, фотографии, логотипы, дизайны и пр. Тогда вопросов не возникнет.

Регистрация договора в ФИПС. Потребуется, если объект внесен в один из реестров Роспатента. Например, если на разработку получили патент. Если это не сделать, перехода исключительных прав не будет, покупатель рискует потерять деньги, остаться без объекта ИС и получить претензию.

Оплата вознаграждения. Перед оплатой советуем проверить, все ли пункты договора выполнены, переданы ли исходники, соблюдена ли уникальность объекта. Не забывайте заключать акт-приемки передачи к договору. Он подтверждает: стороны исполнили то, о чем договорились.

Какие виды договоров можно заключить

Есть несколько способов, как правообладатель может решать судьбу своих прав в отношении третьих лиц. Чтобы выбрать договор, нужно знать особенности правоотношений, объем прав и степень готовности объекта, который передается. Самые распространенные договоры по ГК РФ:

Договор франчайзинга. Направлен на передачу исключительных прав на использование товарного знака и других нематериальных активов бренда. Владелец не меняется.

Лицензионный договор. Универсальное соглашение для «аренды» любого объекта.

Договор авторского заказа. На случай, когда объект интеллектуальной собственности только предстоит создать. Например, при сотрудничестве с фрилансерами.

Договор залога. На случай привлечения кредитов и инвесторов.

Как работает договор об отчуждении исключительного права

База: ст. 1234 ГК РФ.
Форма: письменная. Если объект в реестре Роспатента — с госрегистрацией
Стороны: правообладатель и приобретатель
Характер: возмездный или безвозмездный. Для предприятий — только возмездный

Суть: окончательная уступка исключительных прав. Объект продают навсегда, появляется новый правообладатель. Автор не сможет повторно продать ИС или передать третьим лицам. Но если захочет, может настаивать на сохранении авторства.

Когда используют: при продаже интеллектуальных объектов.

Какие объекты отчуждают: предметы авторского права и смежных прав, товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, софт.

Что можно делать с объектом: что угодно. Допустим, заметку можно разместить на сайте, напечатать в СМИ или распространить по емейлу. Если товарный знак — печатать на упаковке, разместить на сайте или упомянуть в рекламном ролике. У нового владельца развязаны руки. Чтобы «сдать объект в аренду» третьему лицу по лицензионному договору не нужно ни у кого спрашивать разрешения.

Прошлому владельцу запрещается применять ИС без разрешения приобретателя. Когда приобрели права на коллекцию фотографий, фотограф не сможет повторно продать их или опубликовать на фотостоке. Но он остается автором, а значит, должен быть упомянут при публикации.

Регистрация сделок по передаче
прав: проверим и оформим все за вас

  • Какого объекта касается уступка исключительных прав. Когда уточнений в документе нет — договор не существует.
  • Предмет договора. Должно быть написано про «полный переход исключительных прав» или что-то подобное. Можно использовать разные формулировки. Пример: «отчуждение исключительного права в полном объеме, включая…». А дальше — полное перечисление правомочий. Договор без уточнений имеет признаки лицензионного договора, есть риск утраты прав через кое-какое время.
  • Условие о вознаграждении. В договоре об отчуждении разрешено использовать разнообразие способов: доля с оборота, разовая плата, регулярные переводы. Для предприятий и ИП, вознаграждение — обязательное условие. Без него могут отчуждать ИС только обычные граждане.
  • Вероятные ограничения в правах. Точнее их отсутствие. Если в договоре об отчуждении исключительного права написано, что приобретатель где-то, в какой-то сфере не использует предмет договора, его нельзя подписывать. При наличии таких норм, продавец легко докажет, что имелось ввиду неисключительное лицензионное использование

Как работает договор коммерческой концессии (франчайзинга)

База: Глава 54 ГК РФ
Форма: письменная, с гос. регистрацией (ст. 1028 ГК РФ).
Стороны: правообладатель и пользователь (франчайзер и франчайзи). Только юридические лица и ИП.
Характер: возмездный. Безвозмездное отчуждение исключительного права невозможно.

Суть: предоставление комплекса нематериальных прав для бизнес-деятельности. Франшиза — это возможность запустить производство под чужим брендом. Кроме бренда, передается бизнес-модель, технологии и опыт.

Когда используют: при покупке или продаже франшизы. Допустим, если вы хотите запустить бизнес или производить продукт под брендом действующей компании. Или вы уже запустили компанию, бренд получил известность и теперь вы хотите развить сеть, привлекая других предпринимателей — продавая франшизу.

Какие объекты передают. Пользователь получает целый комплекс нематериальных прав. Обычно это:

  • товарный знак — известное имя, логотип, деловая репутация бренда, которая развивалась годами;
  • бизнес-модель — стандарты производства, база поставщиков, рецепты, правила найма, оборудование, ноу-хау. Правообладатель поможет наладить бизнес, найти помещение и запуститься;
  • иные объекты ИС — фирменный стиль, дизайн оформления точек продаж, форму для сотрудников, дизайн упаковки, рекламные материалы, курс обучения и пр.

Что можно делать с объектом. Обычно правообладатель ограничивает договором объем предоставления исключительных прав. Могут указать минимальный и максимальный объем использования, ввести территориальные ограничения и ограничения сферы реализации франшизы, описать конкретные продукты и услуги, установить сроки работы под брендом.

Представим, что начинающий предприниматель намерен открыть бизнес, но не хочет прогореть. Он покупает франшизу и отрывает под известным брендом производство кондитерских изделий в своем городе. По договору ему разрешено:

  • использовать товарный знак только в отношении конкретных категорий товаров;
  • продавать кондитерские изделия только в пределах своего города;
  • продавать не более 100 000 единиц товара в месяц;
  • размещать логотип бренда только на продукции и упаковке.
Читайте также:  Договор соцнайма с детьми сиротами

Обычно договором вводят ответственность франчайзи — на случай превышения пределов использования исключительных прав. Чаще всего это крупные штрафы, но может дойти и до одностороннего расторжения договора.

Что важно. Франшизы продают по типовым договорам со стандартными условиями, которые предлагают всем предпринимателям. При подписании договора советую проанализировать ряд моментов:

Есть ли детальная информация о товарном знаке? Это ключевой момент в соглашении. Если его опустили, о франшизе говорить нельзя, скорее это простой лицензионный договор. Лучше сразу проверить, кому принадлежит заявленный товарный знак для чего (для каких классов МКТУ) он может использоваться. Если правообладатель в реестре вам неизвестен, это третье лицо, или вместо нужной категории товаров «бытовая химия» или «бумага и картон» — откажитесь от договора.

Какие ограничения действуют для пользователя? В каких классах можно и нельзя использовать товарный знак, в каких сферах разрешено работать по франшизе, есть ли территориальные ограничения? Иногда франшиза не разрешает даже использовать чужое программное обеспечение — могут заставить купить и установить оргтехнику, CRM-систему, программу для учета продаж и пр.

Какие условия выплаты вознаграждения? Обычно франшизой предусмотрена выплата правообладателю нескольких видов вознаграждения:

  • паушальный взнос — разовая плата вначале;
  • роялти — периодические платежи, пока договор действует;
  • плата в виде процента с оборота;
  • наценка на оптовую цену при поставке товара и пр.

Франшиза без риска — услуги юристов
по сопровождению сделки

Чтобы не прогореть еще на старте, нужно внимательно читать договор и учитывать все виды вознаграждений правообладателю.

Какие способы контроля использует правообладатель? Когда франчайзер передает бренд, он сильно рискует — предприниматели-новички могут испортить репутацию бренда. Чтобы стандарты работы соблюдались, в договор могут включить способы контроля:

  • KPI по количеству продаж;
  • ежемесячные отчеты;
  • обязательное подключение CRM и учетных систем;
  • установка видеокамер в точках продаж и пр.

Обычно за нарушение условий угрожают расторжением договора. Это нормально — франчайзер заботится о репутации бренда. А вот когда требований к потенциальным франчайзи нет, лучше проверить документы более тщательно — есть риск нарваться на мошенников.

Что входит во франшизу? Чем больше поддержки получит франчайзи, тем больше шансов на успех. В хорошей франшизе есть все, что нужно для полноценной работы. Чтобы избежать обмана и не попасть на франшизу-пустышку, рекомендую предварительно передать договор на согласование юристу.

Как работает лицензионный договор

База: ст. 1235–1238 ГК РФ
Форма: письменная. Договор несут на регистрацию в Роспатент, если передают по нему патенты, товарные знаки, программы ЭВМ. При скачивании софта с сайтов, примером письменного договора будет публичная оферта. При покупке программы в офлайн-магазине — текст на диске.
Стороны: лицензиар и лицензиат.
Характер: возмездный или безвозмездный. В возмездном лицензионном договоре лучше детально прописать условия и способы выплаты вознаграждения, иначе соглашение недействительно.

Суть: ограниченное во времени предоставление исключительного права в пользование. Уступки прав в этой конструкции нет, правообладатель не меняется. ИС передают «в аренду», а лицензиар задает условия — как лицензиату пользоваться правами на интеллектуальную собственность.

Когда используют: при передаче объекта ИС во временное пользование — когда правообладатель не намерен полностью избавляться от своих прав, а лицензиат не готов или не имеет финансовой возможности их приобрести.

Пример — любой бизнес-софт по подписке. Когда предприниматель покупает программу 1С и оплачивает тариф, он покупает лицензию. Она действует ровно столько, на сколько тариф был оплачен.

Какие объекты передают:

  • фотографии, статьи, книги, дизайны, песни, фонограммы, шрифты;
  • патенты на изобретения, полезные модели, пром. образцы;
  • программное обеспечение, базы данных;
  • секреты производства и пр.

В отличие от концессии, лицензия не дает лицензиату комплекса прав — он получает что-то одно и сам ищет пути применения в коммерческой деятельности.

Что можно делать с объектом ИС. Лицензиат эксплуатирует полученный объект как написано в договоре — теми способами, для которых получено согласие лицензиара. По закону лицензиар не обязан передавать лицензиату все правомочия на ИС. Только то, о чем договорились.

В соглашении нужно уточнить способы использования ИС. Допустим, «для размещения текста на сайте лицензиата», «для печати фотографий в рекламных буклетах», «для воспроизведения в торговых залах лицензиата по адресам…». Это важно: если забыть про какой-то способ использования, лицензиат не сможет законно его применить. Вот пример: если в соглашении разрешено печатать товарный знак на упаковках и этикетках, упоминание знака в рекламном ролике или размещение в сети — повод для лицензиара направить претензию, потому что это нарушает его права.

Тут нужно уточнить: ограничить могут не только места, сферы но и именно способы использования. Допустим, если в договоре написано «для печати фотографий на футболках», то их можно печатать лишь так, как они были переданы лицензиату. Если пользователь сделает из фотографий коллаж, выполнит цветокоррекцию или дорисует графики в фотошопе, такие действия считаются переработкой. На них лицензия не распространяется — лицензиар может направить претензию.

Если коротко, то работает правило: запрещено все, что прямо не разрешено договором.

Кроме способов использования можно ограничить и территорию. ГК РФ предлагает лицензиару прописать в лицензионном договоре административные границы, где согласовано использование объекта договора. Если об этом ничего не сказано, лицензия работает по всей стране.

Что важно. Чтобы исключить возможные претензии, перед подписанием лицензионного договора лицензиату важно уточнить:

  • На что распространяется соглашение? Нужно уточнение объектов. Произведение — описать его название, содержание, носитель, объем. Товарный знак — указать номер в реестре. Если патент — описать изобретение, указать его формулу. Чтобы снять все вопросы, лучше отдельным дополнением к лицензионному договору наглядно изобразить то, что передается. Напечатать фотографии, процитировать текст статьи, макеты сайта, формулу изобретения и пр.
  • Какие способы использования одобрил лицензиар? Нужно прямо так и уточнять «лицензиат может установить программу на 1 корпоративный компьютер» или «допустимо размещение рекламной заметки в сети интернет по адресу www…». Если забыть про что-то, лицензиат не сможет применять объект ИС по назначению или будет вынужден нарушать лицензионный договор. Смысл соглашения теряется.
  • На какой срок выдается лицензия? По определению это период в 5 лет — если в соглашении об этом ничего не сказано. Но нужно уточнить: срок использования всегда привязан к действию исключительного права. Допустим, если в соглашении написан срок в 4 года, а действие патента заканчивается через 3 года, то автоматически срабатывает срок действия патента. А если вдруг суд отменит патент, лицензионный договор перестанет действовать сразу же.
  • Как считать вознаграждение? Фиксированным единовременным платежом? Постоянными ежемесячными переводами? Долей от оборота? Напомним, что для бизнеса закрыты безвозмездные лицензионные договоры. Нет условий о вознаграждении — нет соглашения.
  • Разрешено ли лицензиату перепродавать права третьим лицам? Это называется сублицензия. О ней расскажу ниже.

Особенности исполнения лицензионного договора

У лицензионного договора есть одна особенность: лицензиат должен отчитываться перед лицензиаром — отправлять отчеты о применении ИС в бизнесе (ст. 1237 ГК РФ). Договором это требование можно отменить или наоборот уточнить. Например, указать периодичность, сроки и правила отправки отчетов. Если ничего не сказать об этом в договоре, сработает общее правило — отчитываться нужно по требованию лицензиара.

Отчеты — способ контроля лицензиата со стороны правообладателя. Так лицензиар:

  • Проверяет правильное использование ИС — чтобы исключить возможный ущерб для репутации и имущественных прав. Если лицензиат выйдет за рамки лицензии, его можно привлечь его к ответственности: заставить заплатить компенсацию или иное возмещение, если оно введено лицензионным договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).
  • Контролирует правильность расчета вознаграждения. Если размер платы по лицензионному договору привязан к количеству использований, отчет поможет правильно рассчитать сумму выплаты.

Пример. Издательство «Медиа Империя» заключило с автором книги ИП Гусевым лицензионный договор — на воспроизведение и тираж литературного произведения. Лицензионным договором предусмотрено, что автор получает вознаграждение в размере 5% от выручки с продажи 5000 экземпляров в месяц. Если книгу покупают больше, растет и плата — до 10% от выручки с продажи каждого экземпляра, свыше 5000 единиц в месяц. Ежемесячные отчеты помогают лицензиару контролировать исполнение другой стороной условий выплаты вознаграждения автору.

Интересы лицензиата тоже получают защиту. ГК РФ запрещает правообладателю совершать любые действия, если они мешают лицензиату эксплуатировать объект ИС так, как написано в условиях лицензионного договора.

Но запрета о передаче прав третьим лицам нет. Лицензиару разрешено даже продать исключительные права, которые переданы «в аренду». Для пользователя это ничего не меняет. Меняется лицензиар, но это не повод для отмены самой лицензии, договор остается в силе. Чтобы избежать негативных последствий, правообладателю нужно нужно написать письмо лицензиату и уведомить о смене лицензиара. Ранее согласованные условия соглашения это не затронет (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор — проверка,
сопровождение и регистрация

Какой вид лицензионного договора можно подписать

Если две формы: неисключительная и исключительная лицензия. Бывает, что используют гибридные конструкции.

Неисключительный лицензионный договор. Или простой. Два главных момента:

  1. Правообладатель оставляет за собой возможность пользоваться ИС. Но только так, чтобы не препятствовать «арендному» использованию: при конфликте интересов приоритет у лицензиата.
  2. У лицензиара остается возможность продать или передать ИС третьим лицам в рамках аналогичной «аренды». Ничего не запрещает правообладателю выдать вашим конкурентам точно такую лицензию (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Лицензионный договор будет неисключительным по определению, если не установить его содержанием обратного. Простое перечисление видов ИС и способов их применения делает соглашение неисключительным.

Исключительная лицензия. Это лицензионный договор, который блокирует возможность дальнейшего распоряжения ИС правообладателем (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Точно как сдать квартиру: пока в ней живут одни квартиросъемщики, никому другому жилье сдать нельзя. То же касается и использования ИС самим лицензиаром — ему нельзя вторгаться в рамки правомочий, которые условиями лицензионного договора переданы лицензиату.

Иными словами, исключительная лицензия делает лицензиата единственным, кто пользуется ИС так, как написано в договоре. Но это по прежнему не лишает лицензиара возможности отчуждения ИС.

В соглашении не обязательно делать пометку «исключительная лицензия». Имеет значение существо, а не наименование договора. Чтобы выдать исключительную лицензию, в документ вносят условие «правообладатель лишен возможности выдавать лицензии иным субъектам».

Читайте также:  Виды договоров на получение денег

Смешанная лицензия. Это конструкция лицензионного договора, где комбинируют две указанные выше формы. Она поможет выдать исключительную лицензию на одни правомочия, и простую на другие (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Скажем, когда решили предоставить товарный знак полностью, а права на книгу — только в части, допустим, на воспроизведение и реализации.

Пример. Издательство «Медиа Империя» подписало с ИП Гусевым гибридный лицензионный договор. По нему издательство приобрело исключительные правомочия на импорт книги, которую написал предприниматель — никто больше не может выступать импортером. Еще правообладатель разрешил издательству воспроизведение и реализацию книги. Но уже с оговоркой: «право тиражирования и продажи может быть передано другим хозяйствующим субъектам».

Сублицензионный договор и его особенности

Бывает, что лицензиар не против перепродажи его лицензии кому-то еще. Тогда лицензиат законно передает права иным субъектам — за деньги или бесплатно. По конструкции, это сублицензионный договор, а его стороны — лицензиат и сублицензиат (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). По форме это обычная лицензия, которая описана выше. Но есть кое-какие особенности:

  1. Лицензиат может предоставить ИС сублицензиату, когда это письменно одобрил владелец права. Ничего не запрещает выдать такое согласие пунктом условий в лицензионном договоре.
  2. Сублицензиат получает ровно столько имущественных правомочий, сколько есть у лицензиата. Или меньше — объем можно ограничить соглашением, уточнить условия, способы, конкретные объекты.
  3. Сублицензия сгорает, когда завершается срок лицензионного договора. Если предоставить сублицензию на более длительное время, она все равно прекратит действовать одновременно с первой лицензией.
  4. Плату за сублицензию получает лицензиат. Он же и отвечает за нарушение условий сублицензии. Если сублицензиат использует ИС иначе, чем разрешил правообладатель, отвечать подлежит лицензиату — с претензией придут к нему. Лицензионным договором это правило можно отменить.

Принудительная лицензия и ее особенности

Есть случаи, когда правообладателя можно заставить заключить лицензионный договор. То есть заключается принудительная лицензия. Для этого заинтересованный субъект готовит иск и через суд доказывает, что какой-то объем имущественных прав должны передать ему «в аренду».

Условия и размер платы подлежат определению судом и в судебном решении (ст. 1239 ГК РФ). Никакой лицензионный договор в этом случае не подписывают. Предложение об условиях делает заинтересованное лицо, а итоговые суммы определяет суд. Обычно за основу берут плату за лицензию, рассчитанную при сопоставимых условиях. Допустим, если другие игроки на рынке платят 30% от выручки, то и в судебном решении будет такой размер.

Все причины, по которым можно потребовать принудительную лицензию, описаны в разных статьях ГК РФ. Вот три наиболее явных примера:

  1. Если патент на изобретение и пром. образец после выдачи не применяются по назначению 4 года, а патент на полезную модель — 3 года подряд. И что важно, такое неприменение лишает рынок большого количества предложений (п. 1 ст. 1362 ГК РФ).
  2. Если изобретение невозможно реализовать в бизнесе из-за явных пересечений с другими патентами на изобретение или полезную модель. Допустим, если у вас есть патент на лекарство от рака, но его формула частично частично повторяет патент на какое-то обезболивающее. Чтобы суд вынес решение, нужно доказать: «зависимый» патент — научное достижение. Оно несет много пользы и дает финансовое превосходство (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). Допустим, стоит меньше аналогов.
  3. Когда с момента выдачи патента на селекционное достижение прошло 3 года, но его владелец отказался передавать заинтересованному лицу лицензию на производство и реализацию семян, племенного материала (п. 1 ст. 1423 ГК РФ).

Но соблюдения этих условий мало. Чтобы получить принудительную лицензию, сначала нужно попросить правообладателя выдать лицензионный договор и получить отказ. Не получится предложить автору заниженную плату, а если он откажется — подготовить иск и забрать патент по выгодной цене. Условия принуждения должны быть сопоставимы с рыночными.

Пример из судебной практики

ООО «Натива» обратилась к корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» с предложением заключить лицензионный договор на изобретение. Один из патентов корпорации мешал компании полноценно использовать свое изобретение — фармацевтическую композицию. Но корпорация не ответила на запрос. И более того, пошла в суд отменять патент «Натива».

Понимая, что корпорация не готова решать вопрос лицензии в досудебном порядке, ООО подготовило свой иск — с просьбой предоставить принудительную лицензию. АС г. Москвы признал изобретения сторон зависимыми и понудил ответчика выдать лицензию. ООО «Натива» получило права на использование изобретения в полном объеме, за что суд установил плату — 30% полученного чистого дохода от реализации препарата.

Как работает договор авторского заказа

База: ст. 1288 ГК РФ
Форма: требований к форме не предусмотрено. Рекомендуется письменная форма.
Стороны: автор и заказчик
Характер: возмездный или безвозмездный

Суть: изготовление объекта ИС по заказу предпринимателя или иного лица. Заказчик ставит автору задачу — что именно нужно изготовить и как быстро. Автор учитывает эти требования и выдает объект ИС под требования из ТЗ и под заказчика. Например, пишет статью, рисует логотип или создает дизайн для сайта.

Когда используют. Когда нет ресурсов создавать контент своими силами, предприниматели привлекают к производству объектов ИС фрилансеров-подрядчиков. Обычно для них и используют конструкцию авторского заказа.

Какие объекты передают:

  • статьи;
  • фотографии;
  • векторные иллюстрации;
  • дизайн-макеты;
  • книги;
  • программы и БД;
  • иные произведения и объекты.

Что можно делать с объектом. Судьбу прав определяют в договоре. Тут есть два варианта (п. 2 ст. 1288 ГК РФ)

  1. Полностью передавать заказчику все имущественные права. Это гибрид договоров авторского заказа и отчуждения ИС.
  2. Передавать только право использования. Причем четко определять границы этого использования в соглашении.
  3. Передавать заказчику только право использовать произведение на условиях соглашения. Получается гибрид авторского заказа и лицензионного договора.

Составим договор авторского заказа
Иновации без рисков и убытков

  • Предмет. Проверяйте, чтобы в документах было детально описано, что именно и в какой форме передается. Нет описания — нет договора. Если описание будет недостаточно конкретным, есть риск разночтений. Вместо рекламного видеоролика можно получить целый репортаж для СМИ. Чтобы не было взаимных обвинений, лучше заранее уточнить все детали в техническом задании — с набросками, черновиками и вводными. Чем точнее описан предмет договора, тем выше уровень защиты обеих сторон.
  • Объем прав. Чтобы автор не выкатил потом претензию на 100 тысяч, лучше сразу передавать весь объем исключительных прав заказчику — отдельным условием в соглашении. Или делать заказы в студиях: соглашения с юрлицами оформляются как подряд, а по нему исключительное право по определению принадлежит заказчику (ст. 1296 ГК РФ).
  • Сроки. Уточните, когда автор должен отдать результат. Нет срока — нет договора. Конкретная дата — это дополнительная гарантия защиты интересов заказчика. Авторы часто срывают сроки и подводят предпринимателей. Все, что им дается по закону на доработку — +25% от первоначального срока, и только при условии, что просрочка вызвана уважительными причинами. Дальнейшая просрочка дает заказчику право на отказ от исполнения соглашения.
  • Право на правки. Уточните в документе, что вы можете вносить предложения и рекомендации о внесении исправлений. Важно, чтобы автор был готов вносить правки, пока вы не будете готовы принять работу. Иначе есть риск, что автор откажется дорабатывать произведение до желаемого результата.

Как работает договор залога исключительных прав

База: 358.18 ГК РФ
Форма: письменная, с гос.регистрацией при предоставлении в залог зарегистрированных объектов ИС.
Характер: возмездный.
Стороны: залогодатель и залогодержатель.

Суть: предоставление имущественного права в качестве обеспечения по обязательству.

Когда используют. Обычно исключительные права передают в залог в двух случаях:

  • При привлечении инвестиций — когда инвестор вкладывает деньги в развитие предприятия и в качестве обеспечения их возврата получает в залог принадлежащую фирме ИС.
  • При привлечении кредитных средств в банке. Обычно такие кредиты выдают только банки, которые заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией МСП. Действует программа льготного кредитования бизнеса под залог ИС. Часть расходов на погашение кредита по этой программе можно возместить за счет государственной субсидии.

Какие объекты отдают в залог. Банки принимают только зарегистрированные права — по свидетельствам на товарные знаки и патентам. Потенциальные инвесторы теоретически могут принять в залог любую ИС — лишь бы она имела ценность. Но на деле большей ценностью обладают все же зарегистрированные права. Если привлекаете инвесторов, лучше покажите им патенты и свидетельства.

Как распоряжаться объектом. Залог не запрещает владельцу распоряжаться ИС — отдавать по лицензии, продавать франшизу. Договором это правило можно отменить, ввести особые запреты и условия. Единственное ограничение, которое действует по определению — запрет на продажу/дарение исключительных прав без разрешения залогодержателя. Но и это требование можно отменить специальным пунктом в договоре.

  • Оценка ИС. Нельзя просто так заложить исключительные права — сначала нужно оценить их стоимость. Для инвестора придется приглашать оценщика. Или договориться о стоимости с иной стороной. При кредитовании банки сами оценивают стоимость. Чем быстрее и дороже можно продать патент, тем выше будет оценка ИС и больше сумма кредита.
  • Обязанность поддерживать патент. Если предмет залога — права по патенту, в договоре должно быть условие о ежегодном его продлении. Если залогодатель не забудет заплатить ежегодную пошлину, исключительное право перестанет действовать — предмет залога испарится.
  • Коммерческое применение товарного знака. Если предмет залога — товарный знак, перед заключением договора залогодержателю лучше проверить, как залогодатель использует обозначение в своем бизнесе. Бывает, что свидетельство просто лежит «мертвым грузом», и это плохо. Когда товарный знак не используется три года подряд, его могут аннулировать.

Коротко про передачу исключительных прав на ИС

  1. Исключительное право — это возможность держать ИС под контролем. Если человек или фирма владеют исключительным правом, то только они могут разрешить использование этих объектов. Нет разрешения — использование незаконно.
  2. Исключительное право можно продать, подарить, сдать «в аренду» или заложить под кредит. А можно использовать самостоятельно — в коммерческих целях.
  3. Распоряжаться можно любыми объектами ИС: товарными знаками, патентами, литературными произведениями, программами для ЭВМ, статьями и фотографиями. Для разных способов распоряжения предусмотрены разные виды договоров.
  4. Если вы хотите продать или купить исключительное право — используйте договор отчуждения. Если сдать или получить «в аренду» — лицензионный договор. Если аренда касается не просто объекта ИС, а целого бренда — договор франчайзинга. А в случае кредитования по госпрограмме — договор залога.

Денис Волков

Ведущий юрист по интеллектуальному праву, патентный поверенный №2424

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста