Лицензионный договор односторонний отказ от договора

Лицензионный договор односторонний отказ от договора

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Источник

Лицензионный договор односторонний отказ от договора

ГК РФ Статья 1237. Исполнение лицензионного договора

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1237 ГК РФ

1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Читайте также:  Договор об охране гражданский кодекс

(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Источник

Энциклопедия решений. Расторжение лицензионного договора

Расторжение лицензионного договора

По общему правилу договор может быть расторгнут по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

По решению суда договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Кроме того, расторжение договора может состояться в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 2 ст. 310, п.п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ (далее — Закон N 42-ФЗ), вступившего в силу с 01.06.2015).

Так как в силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права), правила ст. 450 и 450.1 ГК РФ относятся и к лицензионному договору.

Применительно к лицензионному договору один из случаев, когда односторонний отказ от исполнения договора допускается законом, предусмотрен п. 4 ст. 1237 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, далее — Закон N 35-ФЗ), который дает лицензиару право в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора, если лицензиат существенным образом нарушает обязанность уплачивать лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав*(1).

До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) правило п. 4 ст. 1237 ГК РФ не определяло момент прекращения лицензионного договора при одностороннем отказе от него со стороны лицензиара в связи с нарушением обязанности по выплате вознаграждения. С учетом общего правила п. 3 ст. 450 ГК РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 42-ФЗ) судебная практика приходила к выводу о том, что односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора в этом случае считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем (п. 16 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, далее — Постановление N 5/29). Однако с 01.10.2014 в эту норму внесены изменения, имеющие правовое значение для лицензионных договоров, прекращение которых происходит после 01.10.2014 (п. 7 ст. 7 Закона N 35-ФЗ). Начиная с этой даты лицензионный договор, от которого лицензиар отказывается по основанию, предусмотренному п. 4 ст. 1237 ГК РФ, прекращается по истечении 30 дней с момента получения уведомления об отказе от договора, при условии, что в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Лицензионный договор может быть расторгнут путем одностороннего отказа от его исполнения и по другим основаниям, предусмотренным договором (постановление Девятого ААС от 28.04.2012 N 09АП-7559/12). Однако необходимо иметь в виду, что договор может предусматривать право его стороны в одностороннем порядке отказаться от исполнения такого договора, в случаях, когда законодательство такого права не предусматривает, при наличии одного из следующих обстоятельств:

— исполнение договора связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности;

— исполнение договора связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, но в этом случае право на односторонний отказ от договора может быть предоставлено лишь той его стороне, которая предпринимательскую деятельность не осуществляет (п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ).

Отказ от договора, заявленный в нарушение этих требований, не повлечет за собой юридических последствий в виде прекращения договора (п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54).

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Однако это правило необходимо применять с учетом принципа эквивалентности встречных предоставлений по договору (применяемого, если стороны не установили иного): то, что одна из сторон получила от другой стороны во исполнение договора должно быть эквивалентно тому, что она предоставила другой стороне (абзац второй п. 4 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ, п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35). Поэтому лицензиат вправе истребовать платежи по договору, внесенные авансом за период, когда вследствие расторжения договора он уже утратил право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Существенность нарушения условий договора, дающая право стороне договора потребовать его расторжения в судебном порядке, оценивается судом в каждом конкретном случае индивидуально. При этом действует общий принцип, предусмотренный п. 2 ст. 450 ГК РФ, — существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Читайте также:  Договор передачи имущественных прав что это

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.8 п. 13 Постановления N 5/29). В этом случае к новому правообладателю переходят права и обязанности бывшего правообладателя (лицензиара). Переход исключительного права к другому лицу может быть основанием для расторжения лицензионного договора только в случае, если это предусмотрено самим договором (п. 3.3.8 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186).

До 01.10.2014 правила ГК РФ об интеллектуальной собственности предусматривали необходимость государственной регистрации лицензионных договоров, предоставляющих право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые в соответствии с ГК РФ подлежат государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ, п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ). Поэтому заключенное до этой даты соглашение о расторжении договора, подлежащего государственной регистрации, также должно было быть зарегистрировано, иначе оно считалось незаключенным (постановление Девятого ААС от 26.02.2010 N 09АП-1243/2010).

С 01.10.2014 государственная регистрация расторжения лицензионных договоров независимо от вида интеллектуальной собственности, являющейся предметом такого договора, не требуется.

От расторжения лицензионного договора следует отличать его прекращение в случаях, предусмотренных законом. Так, лицензионный договор, по которому лицензиату предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав, прекращается в случае, если правообладатель в установленном порядке сделал заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать этот результат интеллектуальной деятельности в тех же пределах (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). От расторжения такое прекращение лицензионного договора отличается тем, что оно не требует волеизъявления сторон; действие договора в этом случае прекращается вследствие совершения лицензиаром определенных действий, непосредственно не направленных на прекращение договорных отношений.

*(1) До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ) согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ существенность нарушения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения по лицензионному договору не имела правового значения для реализации лицензиаром своего права на односторонний отказ от договора

Источник

Расторжение лицензионного договора на товарный знак или патент

Содержание:

Одним из наиболее распространенных способов коммерциализации интеллектуальной собственности является заключение лицензионных соглашений на товарные знаки и патенты (передача исключительных и неисключительных прав).

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор заключается между двумя сторонами – один участник обладает исключительным правом на интеллектуальную собственность (лицензиар), а другой (лицензиат) – планирует использовать такое право в своей деятельности. Договор подтверждает факт передачи права на объект интеллектуальной собственности от правообладателя другому лицу, не лишая при этом прав самого правообладателя.

Понятие лицензионного договора, правила и порядок его заключения, особенности такого соглашения закреплены положениями в ст. 1235 ГК РФ. Лицензионные договоры на патенты и товарные знаки подлежат обязательной регистрации в ФГБУ ФИПС (Роспатент). Если договор не прошел регистрацию и данных о нем нет в реестре, он считается недействительным (не заключенным).

Лицензионные договоры относятся к документам гражданского права и фиксируют юридические соглашения между лицензиаром и лицензиатом, в том числе гарантийные обязательства, способы расчетов, условия выполнения соглашения и другие. Передача права на интеллектуальную собственность по лицензии выполняется в ограничительном объеме, основное право на объект – право собственности, сохраняется за правообладателем.

Стороны, заключающие лицензионные соглашения, приобретают новые возможности и преимущества – лицензиар получает дополнительные доходы, а лицензиат законное право распоряжаться интеллектуальной собственностью без существенных затрат на её создание и раскрутку. Виды лицензионных договоренностей определяются положениями ст.1236 ГК РФ.

Законом предусматриваются следующие категории лицензий – исключительные, неисключительные, сублицезионные и специальные. Категории отличаются объемом и условиями передаваемых прав, а также наличием отдельных особенностей. Лицензионные договоры на передачу прав по патентам заключаются между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, а в случаях сделок по товарным знакам и знакам обслуживания – только между юридическими лицами и предпринимателями. Лицензионный договор на товарный знак между физическим лицом и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем не может быть заключен, так как правообладателем товарного знака не может быть физическое лицо, см. ст.1478 ГК РФ.

Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии

Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.

Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.

Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:

  • соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
  • существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
  • отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
  • возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)

Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов. Для расторжения лицензионного договора на патент или товарный знак необходимо подать заявление на расторжение в ФГБУ ФИПС (Роспатент) и оплатить соответствующую государственную пошлину. Если заявление не подано, а срок действия объекта интеллектуальной собственности не закончился, договор считается действительным.

Читайте также:  Как закрыть договор с предоплатой

Порядок расторжения лицензионного договора

Изменение положений договора или расторжение всех аспектов сделки оформляется документально в зависимости от возникших оснований по данному соглашению.

Расторжение договора по соглашению сторон

В случаях расторжения сделки при обоюдном соглашении сторон серьезных юридических проблем, как правило, не возникает. Причины и порядок такого расторжения обычно прописываются в одном из пунктов договора, сама процедура является простой и понятной. Расторжение признается состоявшимся при подписании участниками дополнительного соглашения или при обмене официальными письмами, в тексте которых излагается отсутствие заинтересованности сторон в продолжении действия договора, а также при последующей регистрации таких изменений в Роспатенте.

Одностороннее расторжение лицензионного договора

Порядок и детали расторжения договора по инициативе одной из сторон может быть подробно описан в одном из пунктов договора. В этом случае прекращение договора может осуществляться после направления инициатором уведомления другой стороне. Такая возможность отказа без объяснения причин, прописываемая в договоре, не обязательно связана с какими-либо нарушениями по пунктам договора, и является достаточной при уведомлении одной из сторон о прекращении договора.

а) По инициативе лицензиара

Чаще всего таким правом в договорах наделяется лицензиар, который в этом случае направляет лицензиату предупреждающее уведомление на ознакомление в течение 30 дней. Копия уведомления направляется в Роспатент для регистрации прекращения лицензионного соглашения.

По закону (п. 4 ст. 1237 ГК РФ) расторжение договора о лицензии допускается при одностороннем отказе со стороны лицензиара в случаях существенных нарушений выплат вознаграждений лицензиатом (по суммам и срокам исполнения). В такой ситуации лицензиар направляет лицензиату уведомление о прекращении договора, а также может потребовать возмещение причиненного ущерба от расторжения сделки.

Договорные обязательства прекращаются после 30-дневного срока получения уведомления лицензиатом, если он не выполнит все условия по выплатам. При этом право на односторонний отказ от договора лицензиар имеет независимо от длительности допущенной просрочки. В этом случае регистрация расторжения соглашения в Роспатенте также производится по заявлению лицензиара с приложением копии уведомления, направленного лицензиату.

б) По инициативе лицензиата

Оснований для расторжения договора по инициативе у лицензиата значительно меньше, чем у лицензиара, если приобретателю прав не удалось прописать порядок такой договоренности документально. Право на односторонний отказ от договора лицензиат имеет в случаях сделки по ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ) – при разглашении секрета ноу-хау.

При заключении сделки новому приобретателю прав целесообразно прописать в договоре основания для одностороннего отказа, например:

  • несвоевременную передачу технических материалов, носителей произведений и т.д.
  • невозможность получения продукции соответствующего качества по переданной лицензиаром документации

Для лицензиата имеет смысл оговорить оплату за односторонний отказ по инициативе лицензиара. По закону это допускается, если участники заключают договор при осуществлении ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В этих случаях разрешается установить конкретную сумму, которую лицензиар будет обязан выплатить лицензиату при условии одностороннего отказа. Для правообладателя в некоторых ситуациях оказывается более выгодным продолжение исполнения договора, чем выплата вознаграждения лицензиату.

Все остальные ситуации прекращения лицензий по инициативе лицензиата, не прописанные в договоре, решаются в судебном порядке.

Досрочное расторжение лицензионного договора

Если в соглашении не прописан вариант расторжения по инициативе одной из сторон, добиваться прекращения договора можно только в судебной инстанции. Промежуточным этапом таких действий может быть процедура досудебного урегулирования спорных моментов и достижения обоюдного согласия о продолжении или прекращении договора.

При подаче исковых заявлений в суд потребуются доказательства фактов нарушения договора с указанием обстоятельств того, что они были существенными.

Наиболее частыми нарушениями по лицензионным договорам являются:

  • превышение полученного по договору объема полномочий
  • нарушение пределов территории, прописанной в договоре на товарные знаки
  • не предусмотренная по договору передача прав на использование средств индивидуализации третьим лицам
  • преднамеренное уменьшение показателей по отчетности, направляемой правообладателю

Нарушения по договорным обязательствам, регулируемые судом, должны быть существенными. Под такую категорию нарушений подпадают действия, повлекшие причинение ущерба другой стороне, которая лишилась того, что планировала получить при заключении сделки.

Для подачи искового заявления необходимо привести документальное обоснование нарушений и выполнить расчет упущенной выгоды. Часто составить документы с приведением неоспоримых доказательств бывает затруднительно. Суды при решении спорных вопросов учитывают конкретно каждую спорную ситуацию.

Обоснование расторжения договора по причине существенного изменения обстоятельств (ст.451 ГК РФ) является достаточно сложным. В данном случае подразумеваются такие обстоятельства, которые привели к изменению условий на рынке настолько, что стороны никогда не заключили бы договор, если бы предвидели такое развитие событий. Однако такая неконкретность формулировки затрудняет применение данного положения в практическом использовании.

Обобщающая формулировка существенных нарушений и широкая трактовка термина дает возможности ответчику уклониться от своих обязательств, особенно, если стороны ведут деятельность в разных регионах. Поэтому в решении спорных вопросов такой сложности необходима не только консультация юриста-патентоведа, но и помощь в составлении документов и ведении дел в суде.

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста